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当地时间10月24日,美国专利商标局专利局长办公室向专利审查部门发布了一则备忘录,其主题为:《专利审查程序手册》(MPEP)中关于实体资格虚假声明或证明相关修改的预先通知。
前言翻译:
本备忘录旨在预先通知《专利审查程序手册》(MPEP)第 410 节、第 509.03 (b) 节第二小节、第 509.04 节[敏感词]小节及第 1002.02 (b) 节的修改内容,该修改涉及美国专利商标局(USPTO)对实体资格虚假声明或证明的认定。2025 年 6 月 12 日,美国专利商标局在《官方公报》上发布通知,标题为《小型实体与微型实体资格虚假声明或证明的法定处罚》(载于 2025 年 7 月 8 日第 1536 期《官方公报》第 204 页)。该通知指出,美国专利商标局可对未决专利申请或已授权专利启动审查,以认定是否存在实体资格虚假声明,并因此导致至少一项费用以无权享受的减免金额缴纳。基于此,现对《专利审查程序手册》作出如下修改,修改内容取代 2024 年 11 月发布的《专利审查程序手册》第九版 01.2024 修订版的相关规定 。
一、内容总结概括
01
这份备忘录文件目的是为了预先通知关于《专利审查程序手册》中四个部分的修改内容,主要是修改了涉及美国专利商标局(USPTO)对实体资格虚假声明或证明的认定。它传递了一个清晰信号:USPTO 修订 MPEP,升级对小微实体资格的合规审查,任何不当或欺诈性主张费用减免的行为都将面临严厉后果!
02
这意味着,一旦被认定为恶意或欺诈性主张,后果不只是补缴官费,还可能包括缴纳罚款、专利被认定为不可执行,情节严重的代理人还会面临纪律处分(比如暂停执业)。
这让问题的性质,从简单的费用错误,上升到可能导致专利不可执行的严重法律问题。
二、为什么说这次修改需要我们高度警惕?
这一系列变化,看似只是内部程序调整,但对于服务大量中国客户的国内同行来说,背后的风险不容小觑。
01
转让与许可中的隐形关联方风险
小实体地位的核心判断标准,是申请人(包括所有关联实体)的员工总数不超过 500 人。很多中国申请人,尤其是中小企业,可能与大型集团、母公司、甚至有控股关系的被许可方存在不易察觉的关联。
我们的困境在于,很难完全了解客户的股权结构和商业合作协议,大多时候只能依赖客户提供的信息。更容易被忽略的是,如果专利独占许可给了大实体,申请人就会丧失小实体资格。
比如,申请人自己员工只有 100 人,但母公司员工超 500 人,这种情况就不符合小实体要求,过去没披露的话,现在可能被追溯审查。
02
历史遗留案件的追溯风险
USPTO 的通知明确指出,审查对象包括未决申请或已授权专利。这意味着,不仅是未来的新申请,过去处理的、已经授权多年的专利,也可能被纳入审查范围。
如果过去某个案件在主张小实体地位时存在瑕疵,而现在才意识到这个问题,我们将面临棘手的局面:是否要主动向 USPTO 澄清并补缴费用?
03
不能依赖口头建议
新的 MPEP 修订案中特别强调,申请人不能依赖任何官方雇员无意中给出的关于实体地位资格的口头建议。
三、面对此次修改我们的应对方法
面对 USPTO 的新姿态,我们必须立即调整工作习惯,将实体地位的确认升级为重要的风险控制节点。
建立详尽的《实体地位确认清单》
在接受任何美国专利委托时,都应该让客户填写并确认这样一份清单,至少应包括:
(1)申请人及所有关联实体(母公司、子公司、同一控制人控制的兄弟公司等)的全球员工总数是否少于 500 人;
如果是同一个发明人,多家公司,其中一个公司申请了小实体,大实体,其他公司就不可以申请微实体。同一个发明人申请过小实体,大实体,即使不超过 4 件,也不能按照微实体申请。
(2)申请人是否为符合条件的非营利组织或大学;
(3)申请人是否已将或承诺将专利 / 申请的任何权利(尤其是独占许可)授予不符合小实体资格的大实体;
(4)是否存在其他法律或协议,让大实体对该专利/申请拥有实质性权利;
(5) 微实体资格额外确认:历史申请量、年收入状况、是否有许可或转让义务等。
(6)不管是新申请递交还是单独授权的时候,都应该对实体核实清楚,以及提供相对应的证明
(7)如果申请人不诚实描述会导致罚款,甚至专利撤销。
文章内容参考:
1、公众号:跨境知见文章《USPTO 修订 MPEP 严查小微实体资格》
2、美国专利商标局官方文件:
https://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/uaiamemo-oct2025.pdf
以上就是今天的内容分享了
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